這里，我們立足專利申請文件和專利駁回之前的審查情況，根據(jù)近階段的實踐經(jīng)歷，從復審機構(gòu)和流程設置、當前現(xiàn)狀、復審考量、復審建議、參考案例等多個角度，探討分析當前條件下進行專利復審的可行性策略。

 

       1.復審機構(gòu)和流程

 

       專利復審屬于一種行政救濟方式，專利申請被駁回以后通過復審程序可以繼續(xù)進行審查。當前，國家知識產(chǎn)權局下屬專利局所屬的復審和無效審理部履行專利復審的職能，該部門與其他專業(yè)審查部和多地審協(xié)中心屬于并列的內(nèi)設機構(gòu)，如圖1所示。這是2019年3月國家知識產(chǎn)權局內(nèi)部機構(gòu)改革之后的調(diào)整情況。而在此之前，國家知識產(chǎn)權局直屬的專利復審委員會履行專利復審職能，其中“主任委員由國務院專利行政部門負責人兼任”[1]。這種機構(gòu)組織形態(tài)變化屬于適應性調(diào)整改革，勢必對專利復審產(chǎn)生積極影響。

 

 

       駁回專利申請進入復審程序后，首先進行前置審查，即仍由該專利申請的原審查部門進行審查，通常為期一個月。若前置審查認定可以撤銷原駁回決定，則復審程序結(jié)束，返回原審查部門繼續(xù)審查；若前置審查堅持原駁回決定，則由復審和無效審理部進行合議審查，通常由三名審查員組成合議組“僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進行審查。” [2]

 

        2.當前現(xiàn)狀

 

        從復審數(shù)量看，《國家知識產(chǎn)權局2021年度報告》[3]公開的數(shù)據(jù)表明：“2021年，國家知識產(chǎn)權局共受理專利復審請求7.6萬件，同比增長39.2%”。以發(fā)明專利為例，2021年審結(jié)的發(fā)明專利有126.6萬件，其中授權的發(fā)明專利是69.6萬件，那么就有57萬件發(fā)明專利未授權，而發(fā)明專利的復審請求量是7.36萬件，在未被授權的發(fā)明專利中的占比是12.9%。也即是在每10件未被授權的發(fā)明專利中就有1件專利提出了復審請求，表明公眾對發(fā)明專利審查結(jié)果的認可度較高，復審請求的占比屬于低位水平。

 

       從復審效果看，“在審結(jié)的發(fā)明專利復審案件中，撤銷駁回占47.2%”，這表明發(fā)明專利通過復審有近一半是能夠撤銷駁回，專利復審的救濟功能發(fā)揮明顯。但是撤銷駁回只是中間狀態(tài)，并不代表該專利申請最終一定能夠授權，還需要繼續(xù)審查才能確定最終結(jié)果。

 

       從復審周期看，“復審請求的結(jié)案周期平均為16.4個月”，也即是平均周期接近一年半。從今年的實際情況來看，這個周期有延長的趨勢，表明復審案件存在數(shù)量繼續(xù)增加和審查周期延長的現(xiàn)實問題。2017年8月開始實施的《專利優(yōu)先審查管理辦法》增加了專利復審優(yōu)先審查，要求復審優(yōu)先審查在7個月內(nèi)審結(jié)?？梢灶A知，專利復審行政部門承擔很大的工作壓力，面臨審查隊伍建設和審查任務繁重的供需矛盾。

 

       從復審關注度看，我們注意到近5年國家知識產(chǎn)權局發(fā)布的各年度專利復審無效十大案件，統(tǒng)計結(jié)果如表1所示。從整體上看復審案件的占比較少，特別是近兩年的復審案件均為0件，表明復審案件低于無效案件的關注度，也表明近兩年復審案件中出現(xiàn)的典型案例和指引較少。“2021年，共受理專利無效宣告請求7628件”，這與專利復審請求7.6萬件相比，在數(shù)量對比上僅為復審案件的十分之一。因此，專利復審仍然是專利復審和無效審理部的主要工作。

 

 

       3.復審考量

 

       從專利申請文件看，這是復審考量的客觀基礎。一方面要看權利要求書的保護范圍，另一方面要看說明書中實施例的內(nèi)容。如果權利要求書保護的范圍較大，而對應的說明書又有多個發(fā)明點和足夠詳實的實施例，那么這種專利申請文件可以通過進一步縮小權利保護范圍而進行復審。

 

       從申請人看，這是復審考量的主觀基礎。申請人對于專利申請駁回會有疑慮和失落感，在進行復審或不復審的決策中，存在一定程度的不確定性和盲從性。如果連續(xù)有多個專利被駁回，則會進一步降低對專利授權的信心，因此申請人對專利復審的主觀需求并不強烈，若沒有充足的理由，申請人并不愿意付出額外的開銷進行專利復審。

 

       從審查意見和答復陳述看，這是復審考量的前期基礎。如果審查意見對事實認定和/或規(guī)章適用存在認識偏差，而對應的答復陳述又缺乏針對性和辨析性，經(jīng)過少于兩次審查意見后就被駁回的專利申請，則具有復審的潛在可能性。

 

       從復審現(xiàn)狀看，這是復審考量的現(xiàn)實基礎。專利復審行政部門經(jīng)歷機構(gòu)調(diào)整改革后的時間并不長，專利復審的數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，公眾對復審質(zhì)量和效率有更高需求和期待。專利復審優(yōu)先審查是一個可選途徑。

 

       4.復審建議

 

       做好復審評估。結(jié)合表2，可以從以下四個維度對專利復審進行評估。評估的目的是為了能夠更加客觀的認識前期被駁回專利的實際情況，讓專利復審具有客觀依據(jù)和可操作性，減少和避免專利復審決策的盲目性和盲從性，因此可以成為申請人實施專利復審的流程要求，也可以是專利代理機構(gòu)委案復審的前置程序。復審評估通常需要計入到復審成本中。

 

 

       甄選復審途徑。申請人通常是委托專利申請的代理機構(gòu)進行專利復審，這種情況下建議申請人可以要求代理機構(gòu)更換不同的專利代理師或多個專利代理師研討。這是因為如果還是由原專利代理師承辦，會受到前期答復思維的限制，難以找到新的突破點。人員更換或者多人討論，則有利于轉(zhuǎn)換思維角度和多思維角度去研判復審策略。當然，在駁回專利較多的情況下，申請人也可以考慮更換復審經(jīng)驗更為豐富的代理機構(gòu)進行復審。

 

       優(yōu)化復審開銷。申請人對于復審開銷持謹慎態(tài)度，因為畢竟屬于被駁回的專利申請，通過復審授權的難度較大。因此建議申請人可以分兩步付費，第一步是先支付基礎開銷，滿足代理機構(gòu)的成本需求，第二步是可選性開銷，就是復審成功支付這部分費用，沒有成功則無需支付，這樣也有利于代理機構(gòu)更為勤勉的履行義務并體現(xiàn)實力，同時申請人也能降低成本。

 

        監(jiān)督復審過程。從專利駁回到提出復審請求有三個月的時間，申請人需要盡可能較早的確定是否復審。確定復審以后，則需要撰寫復審請求書，對其中的復審理由要充分論述，不能是原有意見陳述的簡單重復，可以引入證據(jù)說明。要注重提交復審請求后有一個月的前置審查期限，建議可以及時和原審查員進行至少一次電話討論。進入合議審查階段后，在進行復審意見陳述過程中，也建議與合議組至少有一次電話討論。以上這些復審過程應當留有記錄，以備監(jiān)督檢查和反思總結(jié)。

 

       改進復審流程。針對當前專利復審行政部門面臨的審查壓力，以及復審流程的設置方式，建議在前置審查階段可以適當延長前置審查期限，進一步完善前置審查的組織形式，例如是否可以引入具有合議形式的前置審查，由此進一步增強前置審查的救濟功能，提升復審效率，減輕后續(xù)合議審查的工作量和壓力。

 

        5. 參考案例

 

       在筆者處理的一件復審案件中，前期基于爭取較大保護范圍的考慮，在意見陳述中對申請文件修改較為有限，結(jié)果在第二次審查意見之后，收到了駁回決定。

 

       經(jīng)過評估以后，我們認為該專利申請文件的內(nèi)容本身比較詳實，審查意見中關于技術問題和技術啟示存在認識偏差，因此決定在對申請文件修改的基礎上提出復審請求。同時，以合理的價格與申請人達成復審委托。

 

       在實際實施中，此案是2021年7月6日收到駁回決定，10月15日提出復審請求，10月20日收到復審請求受理通知書。我們在復審理由中進一步根據(jù)區(qū)別技術特征在本申請中的技術效果確定解決的技術問題，重點闡述了相關區(qū)別技術特征屬于“功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的技術特征，應整體上考慮所述技術特征和它們之間的關系在要求保護的發(fā)明中所達到的技術效果”[2]，還從正反兩個方面對對比文件2和對比文件1相結(jié)合為什么不能產(chǎn)生技術啟示進行了剖析說明。

 

       在收到復審請求受理通知書之后的一周時間內(nèi)，主動與原審查員進行了電話討論，進一步向原審查員闡述了復審理由中的核心觀點。11月5日收到了該案的復審決定書（第280144號）[4]，如圖2所示，表明根據(jù)前置審查意見撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續(xù)審查。11月17日收到了該案的發(fā)明專利授權通知書。

 

       最后，在當前大力提升專利申請質(zhì)量，以及提高專利審查質(zhì)量和效率的大背景下，專利復審作為對專利申請駁回的必要行政救濟手段，應當?shù)玫街匾?、加強和持續(xù)改進。在復審實務中，要緊密結(jié)合專利申請文件本身，以及前期專利審查的實際情況，有理有據(jù)確定專利復審策略，采取切實可行的專利復審舉措，力爭以較高的性價比實現(xiàn)專利復審的最佳結(jié)果。

 

【參考文獻】