對于非職務發(fā)明而言，發(fā)明人與申請人的身份不存在分離的情形，很難產生發(fā)明人認定的問題。對于職務發(fā)明而言，發(fā)明人往往是申請人的員工、受托方等身份，在某些專利糾紛中，判斷專利的實際發(fā)明人對案件走向有著至關重要的影響。比如涉及職務發(fā)明的糾紛或發(fā)明人職務報酬糾紛中，判斷員工或前員工是否是涉案專利的實際發(fā)明人，是判斷涉案專利是否為職務發(fā)明，或員工是否有權向專利權人要求報酬的基礎，也是雙方爭議的焦點。

 

       根據(jù)《專利法實施細則》第十三條對專利的發(fā)明人或者設計人的定義，即：

 

       專利法所稱發(fā)明人或者設計人，是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中，只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發(fā)明人或者設計人。

   

       可見認定專利實際發(fā)明人的核心在于兩點：是否對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出貢獻，以及貢獻是否是創(chuàng)造性的。

 

       下面本文將結合案例探討影響專利實際發(fā)明人認定的一些因素以供參考：

 

       1、實質性特點的確定

 

      《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（2020修正）第六條第一款規(guī)定：

 

        民法典第八百四十七條所稱“職務技術成果的完成人”、第八百四十八條所稱“完成技術成果的個人”，包括對技術成果單獨或者共同作出創(chuàng)造性貢獻的人，也即技術成果的發(fā)明人或者設計人。人民法院在對創(chuàng)造性貢獻進行認定時，應當分解所涉及技術成果的實質性技術構成。提出實質性技術構成并由此實現(xiàn)技術方案的人，是作出創(chuàng)造性貢獻的人。

 

       上述司法解釋雖然是對技術合同的解釋，但職務發(fā)明與職務技術成果的發(fā)明人或設計人其區(qū)別僅在于該項技術是否申請專利保護，因此，該條關于“創(chuàng)造性貢獻”的定義對專利發(fā)明人認定有著相當?shù)慕梃b意義。該條規(guī)定提出了在認定創(chuàng)造性貢獻時，對實質性技術構成的“分解式”判斷方法，即先從涉及的發(fā)明創(chuàng)造中分離出實質性特征，再一一比對涉案發(fā)明人是否對這些實質性特征作出了創(chuàng)造性貢獻。

 

       例如：在“馮寅紹、上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設計人署名權糾紛案”【（2020）最高法知民終397號】中，基于涉案專利授權過程中審查意見答復所列的與現(xiàn)有技術的7個差異，認定為涉案專利的實質性技術特征，進而再針對這些與現(xiàn)有技術差異點進行對比判斷。

 

       2、作出創(chuàng)造性貢獻的判斷

 

       在專利領域，實質性特點不僅僅是與現(xiàn)有技術的區(qū)別，更是該技術方案對現(xiàn)有技術的貢獻之處，也就是該專利創(chuàng)造性的來源。只有對發(fā)明創(chuàng)造作出“創(chuàng)造性”貢獻的人才是涉案專利的實際發(fā)明人，對于一些組成發(fā)明創(chuàng)造的技術，若只是運用了常規(guī)技術手段的人則不被認為是發(fā)明人。不同類型的專利對于專利的創(chuàng)造性有著不同要求，比如發(fā)明專利的創(chuàng)造性需要具有“突出的實質性特點和顯著的進步”，實用新型的創(chuàng)造性需要具有“實質性特點和進步”，外觀設計專利應當與現(xiàn)有設計或現(xiàn)有設計特征的組合相比具有“明顯區(qū)別”。

 

       例如，在“陶柳成與江蘇紫東建筑科技股份有限公司、涂道軍等發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設計人署名權糾紛案”中，法院將涉案專利與原告入職前被告已申請專利的技術方案進行對比，二者雖然存在區(qū)別，但是法院認為這些區(qū)別僅是簡單置換以及常規(guī)技術手段，不能達到創(chuàng)造性貢獻的程度。

 

       對于是否屬于創(chuàng)造性貢獻，在專利法及其審查指南等部分有著較為詳細的介紹，在實踐中可以利用三步法進行判斷，這也是一些法院在認定發(fā)明人時重點在“技術領域”“所解決的技術問題”“具體技術方案區(qū)別”這些方面進行對比的原因。

 

        3、關注涉案專利申請日前的證據(jù)

 

       證明對涉案專利實質性貢獻的證據(jù)應是形成于涉案專利申請日前的證據(jù)。由于專利申請涉及到信息公開，無論是實用新型、外觀設計的授權時公開，還是發(fā)明專利的實質審查前公開，毫無疑問的是，在發(fā)生糾紛前涉案專利的技術方案均處于可以被公眾所知的狀態(tài)。為了避免在涉案專利公開后偽造相關證據(jù)，法院在審理過程中會著重關注相關證據(jù)的形成時間。

 

       例如：在“馮寅紹、與朱亮發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設計人署名權糾紛案”【（2018）滬73民初810號、（2020）最高法知民終397號】中，原告馮寅紹認為被告朱亮利用公司規(guī)章制度漏洞將自己作為發(fā)明人，為了證明自己對涉案專利的實質性特點作出了創(chuàng)造性的貢獻，原告馮寅紹提供了自己的手稿與涉案專利進行對比，但一審法院認為原告馮寅紹用于證明對專利實質性特點貢獻的手稿未經鑒定，也無法證明手稿的形成時間，不支持原告馮寅紹為涉案專利實際發(fā)明人的主張。

 

       4、專利著錄事項的公示效力

 

       專利著錄事項中登記的發(fā)明人具有公示效力，在無其他相反證據(jù)予以推翻的情況下，應認定專利著錄事項中記載的發(fā)明人即為專利的實際發(fā)明人。這一點類似于著作權登記的公示效力，雖然都具有一定的公示公信力，但有相反的有力證據(jù)證明時也可以推翻。

 

       例如：在“曾永福、東莞怡信磁碟有限公司職務發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設計人獎勵、報酬糾紛案”【（2017）粵73民初3581號、（2019）最高法知民終230號】中，原告曾永福是涉案專利登記公示的發(fā)明人之一，被告怡信公司雖然主張原告曾永福入職公司后未從事研發(fā)工作，不是涉案專利的實際發(fā)明人，但是被告怡信公司的證據(jù)均在涉案專利申請日之后，不足以證明其主張，無法推翻專利著錄事項的公示效力。最終法院認定原告曾永福為涉案專利的實際發(fā)明人，判決被告怡信公司應當支付曾永福職務發(fā)明報酬。

 

       5、發(fā)明人的工作職責

 

       在涉案專利未登記涉案發(fā)明人姓名的情形下，法院可以參考發(fā)明人的工作職責、工作內容以及學歷背景等來判斷與涉案專利技術方案的關系。

 

       例如，在“大連東鼎工業(yè)設備有限公司、維翰（大連）工業(yè)設備有限公司專利權權屬糾紛案”【（2019）遼02民初字第284號、（2020）最高法知民終1335號】中，法院基于何文、高偉在東鼎公司的工作崗位為行政、采購人員，在實際工作中也從事行政、采購工作，且東鼎公司在原審庭審中亦認可何文和高偉不從事技術工作，涉案專利的作出與何文、高偉在東鼎公司承擔的本職工作及分配的任務無關，二者不是涉案專利的實際發(fā)明人。

 

       當然，工作職責僅是判斷涉案發(fā)明人是否與涉案專利技術相關的其中一個考量因素，法院經常結合其他證據(jù)進行綜合判斷，因此，即使工作職責中不帶有研發(fā)相關內容，仍有可能被認定是專利的實際發(fā)明人。

 

       結語 

       看了這些考量因素后，企業(yè)可以根據(jù)這些考量因素進一步完善知識產權管理制度。其一，要完善發(fā)明人填報的管理制度，慎重填寫發(fā)明人，避免將無關人員列入發(fā)明人。其二，注意保留專利申請日前的相關資料。例如，在“蘇州兮然工業(yè)設備有限公司、王京旭專利權權屬糾紛案”【(2020)最高法知民終669號】中，牧野公司提供了雙方在涉案專利申請日前為廈門鎢業(yè)供應回轉窯的過程中進行了多次會議討論并繪制了相應圖紙，相應圖紙與涉案專利說明書附圖高度相似，相關會議紀要和圖紙記載展示的技術方案與涉案專利實質性相同。因此，現(xiàn)有證據(jù)足以證明震華公司和牧野公司對涉案專利實質性特點作出了創(chuàng)造性貢獻。對于研發(fā)過程中闡述的設計圖、會議紀要等文件及時地留存并要求相關人員簽字。其三，對入職的技術人員進行必要的背景調查，留存技術人員相關簡歷等，避免卷入職務發(fā)明糾紛。